ZK1 2022 21

Kantonsgericht Schwyz Urteil vom 29. November 2022 ZK1 2022 21 Mitwirkend Kantonsgerichtspräsident Prof. Dr. Reto Heizmann, Kantonsrichter Pius Schuler, Jörg Meister, Josef Reichlin und lic. iur. Jeannette Soro, Gerichtsschreiberin lic. iur. Antoinette Hürlimann, LL.M. In Sachen A.________ AG, Klägerin, vertreten durch Rechtsanwalt B.________, gegen C.________ SA, Beklagte, betreffend Verletzung Marken- und Lauterkeitsrecht (Direktprozess);- hat die 1. Zivilkammer,

Kantonsgericht Schwyz 2 nachdem sich ergeben: A. Die A.________ AG bezweckt den Import und Verkauf von Motorrädern, Ersatzteilen und Zubehör. Der Gesellschaftszweck der C.________ SA um- fasst den Handel mit Motorrädern und Zubehör sowie Fahrzeugen und damit zusammenhängenden Produkten (KB-act. 5 und 6). Mit Eingabe vom 12. April 2022 an das Kantonsgericht Schwyz erhob die A.________ AG gegen die C.________ SA Klage mit folgenden Rechtsbegehren:

1. Es sei der Beklagten unter Androhung der Bestrafung mit Ord- nungsbusse in der Höhe von CHF 1’000.00 für jeden Tag der Nich- terfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO, mindestens aber CHF 5’000.00 gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestra- fung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Wiederho- lungsfall zu verbieten:

a. die Bezeichnungen „Ducati F.________“ und „Ducati G.________“ bzw. „C.________ SA Ducati F.________“ und „C.________ SA Ducati G.________“ zu verwenden, unter anderem auf den Beschilderungen und zur Kennzeichnung ihres Geschäftslokals im schriftlichen oder mündlichen Ge- schäftsverkehr, insbesondere auf Websites, in den sozialen Medien, in (elektronischen) Geschäftsverzeichnissen oder bei der Entgegennahme von Anrufen;

b. die Marken „DUCATI“, „DUCATI DESMO“ und „DUCATI SCRAMBLER“ sowie

c. die nachfolgend abgebildeten Marken/Logos und/oder und/oder

Kantonsgericht Schwyz 3 und/oder und/oder und/oder und/oder

Kantonsgericht Schwyz 4 und/oder und/oder und/oder im Geschäftsverkehr zu verwenden, (i) unter anderem auf den Beschilderungen zur Kennzeichnung ihres Geschäftslo- kals im Innen- und Aussenbereich (insbes. Fassade, Park- platz, Ausstellungsraum, Werkstatt etc.), (ii) im Zusammen- hang mit der Bewerbung, der Anpreisung oder dem Vertrieb von Motorrädern und/oder Dienstleistungen im Bereich der Motorradreparatur und -wartung, und (iii) zur Kennzeichnung ihrer Geschäftstätigkeit und ihres Unternehmens im schriftli- chen oder mündlichen Geschäftsverkehr, insbesondere auf Websites, in den sozialen Medien, in (elektronischen) Ge- schäftsverzeichnissen oder bei der Entgegennahme von An- rufen, insbesondere wie auf den folgenden Abbildungen:

Kantonsgericht Schwyz 5 aa) bb)

Kantonsgericht Schwyz 6 cc) dd)

Kantonsgericht Schwyz 7 ee) ff) […] gg) […] hh) […]

2. Es sei die Klägerin zu ermächtigen, das Urteilsdispositiv in zwei lo- kalen Zeitungen und/oder Zeitschrift ihrer Wahl viertelseitig auf Kosten der Beklagten zu veröffentlichen.

3. Ziff. 1 sei für die Verfahrensdauer als vorsorgliche Massnahme zu erlassen.

4. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zzgl. MWST zulas- ten der Beklagten. B. Mit Verfügung vom 14. April 2022 wurde der Beklagten Frist zur Beant- wortung der Klage und zur Stellungnahme zum Begehren um Erlass vorsorgli- cher Massnahmen angesetzt (KG-act. 3). Nachdem verschiedene Zustellver-

Kantonsgericht Schwyz 8 suche erfolglos blieben, wurde die Verfügung vom 14. April 2022 der Beklag- ten am 3. Juni 2022 polizeilich zugestellt (KG-act. 4-11). Nachdem die Beklag- te säumig blieb, wurde ihr mit Verfügung vom 8. Juli 2022 eine Nachfrist an- gesetzt mit dem Hinweis, dass nach unbenutztem Ablauf derselben ohne Kla- ge- bzw. Gesuchsantwort und im Falle der Spruchreife ohne Hauptverhand- lung ein Endentscheid sowie ein Entscheid über das Begehren um Erlass vor- sorglicher Massnahmen ergehen werde, wobei die unbestritten gebliebenen Tatsachen zugrunde gelegt würden (KG-act. 12). Die Beklagte liess sich wie- derum nicht vernehmen. Mit Verfügung vom 22. September 2022 hiess der Kantonsgerichtspräsident das Massnahmegesuch gut, auferlegte die Kosten des Massnahmeverfahrens von Fr. 2’000.00 der Beklagten und verpflichtete diese, der Klägerin eine Entschädigung von Fr. 3’000.00 zu bezahlen. Die Verfügung vom 22. September 2022 blieb unangefochten;- in Erwägung:

1. a) Für markenrechtliche Streitigkeiten und für Streitigkeiten nach dem UWG mit einem Streitwert von mehr als Fr. 30’000.00 ist das Kantonsgericht als einzige kantonale Instanz zuständig (Art. 5 Abs. 1 lit. a und d ZPO i.V.m. § 19 Abs. 1 EGzOR). Die Klägerin stützt ihre Rechtsbegehren insbesondere auf das Marken- und das Lauterkeitsrecht und beziffert den Streitwert vorläufig auf mindestens Fr. 100’000.00 (KG-act. 1 S. 18). Des Weiteren macht sie ver- tragliche (Unterlassungs-)Ansprüche geltend. Im Falle der Anspruchsgrundla- genkonkurrenz wie vorliegend scheidet denn auch eine Geltendmachung vor einem anderen Gericht wegen Art. 59 Abs. 2 lit. d und lit. e ZPO von vornher- ein aus (im Gegensatz zur objektiven Klagenhäufung, Domej, in: Heiz- mann/Loacker, a.a.O., N 49). Zuständig ist in Nachachtung des Grundsatzes der Kompetenzattraktion einzig das Kantonsgericht, jedenfalls bei einem Streitwert über Fr. 30’000.00 (vgl. BGer v. 30.11.2011, 4A_478/2011, E. 1.2d; Domej, in: Heizmann/Loacker [Hrsg.], UWG-Kommentar, 2018, Vor Art. 9-13a UWG N 54 f.; Staehelin, in: Jung/Spitz [Hrsg.], Handkommentar zum Bundes-

Kantonsgericht Schwyz 9 gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2. A. 2016, Vor Art. 9-13 UWG N 133; vgl. schon BGE 92 II 305, E. 5, zum früheren Recht). Ob für den ver- traglichen Anspruch auch eine Zuständigkeit gestützt auf Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO gegeben wäre, kann offenbleiben (vgl. EGV-SZ 2015 A 3.1 = CAN 3/2015 Nr. 51 E. 2.1). Jedenfalls ist das Kantonsgericht für alle geltend gemachten Ansprüche sachlich zuständig.

b) Für Klagen aus unerlaubter Handlung ist das Gericht am Wohnsitz oder Sitz der geschädigten Person oder der beklagten Partei oder am Handlungs- oder am Erfolgsort zuständig (Art. 36 ZPO). Dazu zählen insbesondere die Tatbestände gemäss den Immaterialgüterrechtsgesetzen und dem Wettbe- werbsrecht (Urbach, in: Gehri/Jent-Sørensen/Sarbach [Hrsg.], ZPO- Kommentar, 2. A. 2015, Art. 36 ZPO N 4). Sitz der klagenden bzw. geschädigten (vgl. nachfolgend E. 4/5) Partei ist E.________, also ist die örtliche Zuständigkeit des Kantonsgerichts zu bejahen. Ferner ergibt sich die- se aus Art. 17 Abs. 1 ZPO bzw. dem Konzessionsvertrag vom 14. Oktober 2016, der statuiert, dass alle Streitigkeiten in Verbindung mit dem Vertrag der exklusiven Zuständigkeit der für H.________ zuständigen Gerichte unterliegen (KB 2, Ziff. 27.2), wobei keine (abweichende) zwingende Zuständigkeiten ent- gegenstehen. Auf die Klage ist folglich einzutreten.

2. Bei versäumter Klageantwort setzt das Gericht der beklagten Partei eine kurze Nachfrist (Art. 223 Abs. 1 ZPO). Bei unbenutztem Ablauf der Nachfrist, das heisst im Falle der fortgesetzten Säumnis, entscheidet das Gericht ohne Klageantwort. Bei Spruchreife ergeht ein Endentscheid. Ein Sachurteil zu- gunsten der klagenden Partei erfolgt, wenn diese mit Blick auf die anwendba- ren Rechtsnormen die erforderlichen Tatsachenbehauptungen aufstellte sowie den Klagegrund substanziiert vortrug und keine erheblichen Zweifel an der Richtigkeit der Sachdarstellung bestehen. Das Gericht kann davon ausgehen, dass die klägerischen Behauptungen unbestritten blieben (Willisegger, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivil-

Kantonsgericht Schwyz 10 prozessordnung, 3. A. 2017, Art. 223 ZPO N 17 ff.; Richers/Naegeli, in: Ober- hammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozess- ordnung, 3. A. 2021, Art. 223 ZPO N 9). Die Beklagte reichte trotz angesetzter Nachfrist und Hinweises darauf, dass im Falle der Spruchreife ohne Haupt- verhandlung ein Entscheid über die Klage ergehen werde, wobei die unbestrit- ten gebliebenen Tatsachen zugrunde gelegt würden, keine Klageantwort ein. Umstände, welche es nicht zulassen würden, dass über das klägerische Rechtsbegehren nach Massgabe der einschlägigen Rechtsnormen ein Ent- scheid ergehen kann, wie beispielsweise unklare Vorbringen der klagenden Partei, liegen nicht vor, weshalb die Sache spruchreif ist (Willisegger, a.a.O., Art. 223 ZPO N 20). Folglich kann ein Endentscheid ergehen.

3. a) Die Klägerin stützt ihren Verbotsanspruch auf eine nachvertragliche Unterlassungspflicht. Sie macht geltend, sie sei in der Schweiz für die Markt- durchdringung der Produkte von I.________ mittels des Aufbaus und Erhalts eines Vertriebsnetzes sowie des Schutzes der Marken von I.________ als ausschliessliche Lizenznehmerin zuständig. Sie habe mit der Beklagten einen Konzessionsvertrag abgeschlossen, womit diese als selbständige Konzes- sionärin Teil des Vertriebssystems geworden sei. Sie, die Klägerin, habe den vom 14. Oktober 2016 datierenden Konzessionsvertrag (KB 2) per 31. August 2021 gekündigt. Im Konzessionsvertrag sei vereinbart worden, dass die Be- klagte es nach Beendigung des Vertrags unverzüglich unterlasse, die „Duca- ti“-Marken zu gebrauchen und ihre Geschäftsräume als die eines Ducati- Konzessionärs zu präsentieren (KB 2, Ziff. 21a). Die Beklagte verwende je- doch die „Ducati“-Marken weiterhin, so habe sie zwei grosse rote „Ducati“- Tafeln inkl. Schriftzug und Logo an der Fassade ihres Geschäftsraums stehen lassen, ebenso die im Innenraum ihres Geschäftsraums angebrachten „Duca- ti“-Logos und Schriftzüge. Ferner habe die Beklagte den Innenraum im Ver- hältnis zum Erscheinungsbild als offizielle Vertretung unverändert gelassen, in ihrem Internetauftritt verwende sie die Bezeichnung „Ducati F.________“, „Ducati G.________“, „C.________ SA Ducati F.________“, „C.________ SA

Kantonsgericht Schwyz 11 Ducati G.________“ sowie das „Ducati“-Logo, und im sonstigen schriftlichen und mündlichen Geschäftsverkehr bezeichne sie sich als „Ducati F.________“, „Ducati G.________“, „C.________ SA Ducati G.________“ und „C.________ SA Ducati F.________“ (KG-act. 1 S. 22 ff., 38 f., 48).

b) Aus den aufgrund der vorliegenden Umständen unbestritten gebliebe- nen Vorbringen der Klägerin und den von ihr vorgelegten Vertragsdokumenten geht hervor, dass sie ausschliessliche Lizenznehmerin von I.________ in der Schweiz ist (vgl. KB 3-5). Ebenso unbestritten blieb die vorgebrachte Beendi- gung des Konzessionsvertrags. Diese ergibt sich denn auch aus dem Kündi- gungsschreiben vom 18. August 2020 (KB 7). Der erwähnte Konzessionsver- trag sieht zulasten der Beklagten eine Unterlassungspflicht vor, wonach sie die fraglichen Marken nicht mehr gebrauchen und ihre Geschäftsräume nicht als die eines Ducati-Konzessionärs präsentieren darf (KB 2 Ziff. 21a: „le Con- cessionaire devra immédiatement cesser d’exercer en qualité de Concessi- onaire, de distribuer les Produits, d’utiliser les Marques et de présenter ses locaux comme ceux d’un concessionare Ducati“). Als unbestritten gilt ebenso der Umstand, dass die Beklagte die „Ducati“-Marken in dem von der Klägerin umschriebenen Umfang nach wie vor verwendet, was sich aufgrund der von der Klägerin eingereichten Bilddokumente und Kopien von Internetseiten zu- dem nachvollziehen lässt (KB 13-21). Somit ist davon auszugehen, dass eine Verletzung der sich aus dem Konzessionsvertrag ergebenden Unterlassungs- pflicht besteht. Mithin ist ein entsprechender vertraglicher Unterlassungsan- spruch der Klägerin im beantragten Umfang zu bejahen.

4. Im Weiteren begründet die Klägerin ihren Verbotsanspruch mit einem Verstoss gegen das Lauterkeitsrecht, konkret gegen die Bestimmungen von Art. 3 Abs. 1 lit. b, lit. d und lit. e UWG.

a) Unlauter handelt, wer über sich, seine Firma, seine Geschäftsbezeich- nung, seine Waren, Werke oder Leistungen, deren Preise, die vorrätige Men-

Kantonsgericht Schwyz 12 ge, die Art der Verkaufsveranstaltung oder über seine Geschäftsverhältnisse unrichtige oder irreführende Angaben macht oder in entsprechender Weise Dritte im Wettbewerb begünstigt (lit. b). Der Tatbestand verlangt eine Angabe, das heisst eine sachlich überprüfbare und damit dem Beweis zugängliche Aussage tatsächlicher Art, wobei es auf die Form der Angabe nicht ankommt; diese kann insbesondere mündlich, schriftlich oder bildlich bzw. visuell erfol- gen (OFK Wettbewerbsrecht II-Heizmann, Art. 3 Abs. 1 Bst. b UWG N 4; Jung, in: Jung/Spitz [Hrsg.], Handkommentar zum Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2. A. 2016, Art. 3 lit. b UWG N 26). Unrichtige Äusse- rungen sind unwahr, stimmen also nicht mit der Realität überein, wobei nur Tatsachenbehauptungen auf ihre Richtigkeit überprüft werden können. Irre- führende Äusserungen sind wahr oder unwahr und rufen bei den Adressaten eine Fehlvorstellung hervor, das heisst, der Information wird ein anderer, nicht mit der Realität übereinstimmender Sinn beigemessen. Die Gefahr der Irre- führung genügt. Ob eine Äusserung einen Irrtum provozieren kann, ist an ei- nem durchschnittlichen Adressaten unter Berücksichtigung der konkreten Um- stände zu messen (Heizmann, a.a.O., Art. 3 Abs. 1 Bst. b UWG N 9 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 Bst. a UWG N 18 f.). Zu ermitteln sind der angesprochene Adressatenkreis und dessen Verkehrsverständnis, wobei auf das Durch- schnittsmitglied des massgeblichen Kreises abzustellen ist (Jung, a.a.O., Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG N 61 ff.). Gegenstand einer Angabe sind namentlich Geschäftsverhältnisse, wozu insbesondere die Angabe zur Einbindung in ein Vertriebssystem als Vertragshändler zählt (Jung, a.a.O., Art. 3 lit. b UWG N 57; Heizmann, a.a.O., Art. 3 Abs. 1 Bst. b UWG N 15).

b) Die Klägerin macht geltend, indem die Beklagte die erwähnten Angaben mache, gebe sie konkludent an, zum Vertriebssystem der Klägerin zu gehören. Dies ergebe sich schon daraus, dass die Beklagte gleich auftrete, wie sie es schon während der Zeit der tatsächlichen Zugehörigkeit zum Ver- triebsnetz getan habe (KG-act. 1 S. 41). Tatsächlich ist davon auszugehen, dass die Beklagte mit der Verwendung der „Ducati“-Logos etc. zum Ausdruck

Kantonsgericht Schwyz 13 bringt, nach wie vor Teil des Vertriebssystems zu sein: Die Verwendung der Logos und Schriftzüge in den Geschäftsräumlichkeiten der Beklagten über- trägt aus Sicht eines konkreten Durchschnittsadressaten (hier kommt als Marktgegenseite mangels spezifischer Umstände nur ein üblicher Passant oder [potenzieller] Kunde infrage) die Information, dass die Beklagte ein Teil von Ducati ist, und stellt damit eine Angabe dar, zumal es auf die Form der Informationsübertragung nicht ankommt. Gegenstand der Angabe der Beklag- ten ist die Aussage, Teil des offiziellen Vertriebssystems zu sein, also ihre Geschäftsverhältnisse. Dieser Informationsgehalt ist aber infolge der Ver- tragskündigung einerseits unrichtig bzw. nicht mehr richtig und andererseits auch in dem Sinne irreführend, als, wie die Klägerin überzeugend ausführt, gerade auch die Verwendung von zusätzlichen Ortsbezeichnungen („G.________“ bzw. „F.________“) dazu führen kann, dass das angesproche- ne Publikum die Beklagte möglicherweise als offizielle Händlerin für diese Re- gionen betrachtet (KG-act. 1 S. 42). Anzumerken ist zwar, dass die Klägerin keine näheren Ausführungen zu den angesprochenen Verkehrskreisen bzw. Durchschnittsadressaten macht. Allerdings kann vorliegend, unabhängig davon, ob man ein allgemeines Publikum oder eine enger umrissene Perso- nengruppe (wie z.B. motorradinteressierte Personen) als Referenz annimmt, davon ausgegangen werden, dass die Verwendung von „Ducati“-Logos und dies gerade auch bei zusätzlicher Verwendung einer Ortsbezeichnung von sämtlichen Personenkreisen als zuständige Vertragshändlerin betrachtet wird, denn generell dürfte die Verwendung von Logos etc. durch einen Händler von der überwiegenden Mehrheit als Hinweis darauf betrachtet werden, dass es sich um einen offiziellen Händler der fraglichen Produkte handelt.. Die Erfül- lung des Tatbestandes von Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG ist somit zu bejahen. Ob das Verhalten der Beklagten noch weitere Tatbestände nach UWG verletzt, kann bei diesem Ergebnis offenbleiben.

c) Nach Art. 9 Abs. 1 lit. a UWG kann, wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem Ge-

Kantonsgericht Schwyz 14 schäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt wird, dem Richter beantragen, eine drohende Verletzung zu verbieten. Massgebliches Kriterium ist die Bedrohung bzw. Verletzung der eigenen wirt- schaftlichen Interessen. Das Kriterium ist weit zu verstehen; es umfasst alle Faktoren, die aktuell und/oder potentiell die Marktstellung der verletzten Partei ausmachen (OFK Wettbewerbsrecht II-Heizmann, Art. 9 UWG N 17 f.). Die Klägerin führt aus, sie sei als Alleinlizenzierte in der Schweiz durch die un- rechtmässige Verwendung der Markenzeichen von I.________ direkt in ihren wirtschaftlichen Interessen betroffen, weil das von ihr errichtete Vertriebssys- tem durch das Verhalten der Beklagten torpediert und untergraben werde. Die Beklagte täusche durch die Verwendung der Ducati-Markenzeichen in einer Vielzahl von Fällen Dritte über die eigene Produkte- und Servicequalität sowie über die tatsächlich nicht (mehr) vorhandene Geschäftsbeziehung zwischen ihr und der Klägerin (KG-act. 1 S. 20). Dem kann beigepflichtet werden, denn es erscheint nachvollziehbar, dass durch das Verhalten der Beklagten das Vertriebsnetz der Klägerin gefährdet ist, auch weil die Beklagte als gekündigte Händlerin qualitativ nicht mehr dieselben Serviceleistungen wie offizielle Händler erbringen dürfte. Jedenfalls liegt zumindest eine Bedrohung der wirt- schaftlichen Interessen durch Tangierung des Ansehens der Klägerin vor.

d) Das für die Unterlassung hinreichende Rechtsschutzinteresse kann ent- weder in der Erstbegehungsgefahr oder Wiederholungsgefahr liegen. Indiz für das Vorliegen einer Verletzungsgefahr und damit einen bevorstehenden Ein- griff kann sein, dass gleichartige Eingriffe in der Vergangenheit stattfanden und eine Wiederholung zu befürchten ist. Wiederholungsgefahr kann regel- mässig angenommen werden, wenn eine Verwarnung keine Wirkung zeigte oder zwecklos wäre oder wenn der Verletzer die Rechtswidrigkeit seines Ver- haltens bestreitet, ist doch dann zu vermuten, dass er es im Vertrauen auf dessen Rechtmässigkeit weiterführen wird (BGer, Urteil 5A_758/2020 vom

3. August 2021 E. 4.5.1). Als unbestritten gilt, dass die Beklagte ihren Auftritt nach erfolgter Kündigung des Konzessionsvertrages nicht änderte und sie auf

Kantonsgericht Schwyz 15 mehrfache Aufforderungen zur Unterlassung seitens der Klägerin nicht rea- gierte. Weil eine Verwarnung keine Wirkung zeigte, kann angenommen wer- den, dass die Beklagte ihr Verhalten wiederholt bzw. fortsetzen wird, so dass Wiederholungsgefahr und damit ein Rechtsschutzinteresse der Klägerin zu bejahen ist. Ob auch ein Beseitigungsanspruch nach Art. 9 Abs. 1 lit. b UWG gegeben wäre, muss nicht geprüft werden, weil die Klägerin ihrem Rechtsbe- gehren gemäss einen Unterlassungsanspruch nach Art. 9 Abs. 1 lit. a UWG geltend macht.

5. a) Die Klägerin stützt ihren Verbotsanspruch schliesslich auf das Mar- kenschutzgesetz. Dieses verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie bean- sprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Wer über eine ausschliessliche Lizenz verfügt, ist unabhängig von der Eintra- gung der Lizenz im Register selbständig zur Klage berechtigt, sofern dies im Lizenzvertrag nicht ausdrücklich ausgeschlossen worden ist (Art. 55 Abs. 4 Satz 1 MSchG). Nach Art. 13 Abs. 2 MSchG kann der Markeninhaber anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Artikel 3 Absatz 1 vom Mar- kenschutz ausgeschlossen ist, so insbesondere unter dem Zeichen Waren anzubieten (lit. b), unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen (lit. c) oder das Zeichen auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen (lit. e). Wer gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG in seinem Recht an der Marke oder an einer Her- kunftsangabe verletzt oder gefährdet wird, kann vom Richter insbesondere verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten. Verwendet ein Geschäft- sinhaber die fremde Marke für sein Angebot an Original-Markenartikeln oder zur Werbung für Reparatur- und Servicearbeiten, die Originalmarkenartikel zum Gegenstand haben, so verletzt er das Markenrecht nicht, wenn seine Werbung sich deutlich auf seine eigenen Angebote bezieht. Angaben zur Be- schreibung eigener Warenangebote oder Dienstleistungen darf jedermann verwenden, auch wenn davon Marken Dritter berührt werden. Jedoch findet

Kantonsgericht Schwyz 16 die Werbung mit einer Drittmarke ihre Grenze dort, wo beim Publikum der un- zutreffende Eindruck einer besonderen Beziehung des mit der Marke werben- den Anbieters zum Markeninhaber erweckt wird (BGE 128 III 146 E. 2a/aa und bb).

b) Die Klägerin macht geltend, sie sei alleinige Lizenznehmerin. Ihr stehe ein Klagerecht nach MSchG zu, weil dies zwischen den Lizenzparteien ver- traglich nicht ausgeschlossen sei (KB 3 und 3a). Sämtliche Ducati- Markenzeichen, die auf die I.________ registriert seien, würden mithilfe des „Madrid Systems“ der WIPO geschützt, dies als Wort- Bild- oder Kombination einer Wort- und Bildmarke für diverse Warenklassen (insbesondere die Wort- marken „DUCATI“, „DUCATI DESMO“ und „DUCATI SCRAMBLER“), nämlich für Motorräder (Klasse 12) sowie Wartungsdienstleistungen für Motorräder (Klasse 37). Die von der Beklagten gebrauchten Marken seien eingetragen. Die Beklagte verwende zwei grosse rote „Ducati“-Tafeln inkl. Schriftzug und Logo an der Fassade ihres Geschäftsraumes, im Innenraum des weiteren „Ducati“-Logos und „Ducati“ sowie „Ducati Scrambler“ Schriftzüge, im Inter- netauftritt die Bezeichnung „Ducati“-F.________“ bzw. „Ducati G.________“ sowie das „Ducati“-Logo zur Bewerbung des Unternehmens, und sie bezeich- ne sich im mündlichen und schriftlichen Geschäftsverkehr als „Ducati F.________“ bzw. „Ducati G.________“. Die Beklagte werbe damit aussch- liesslich für die Produkte und Dienstleistungen der Klägerin und treffe keine Anstalten, sich von deren Unternehmen abzugrenzen und sich als eigenstän- diger und Ducati- bzw. markenunabhängiger Händler und Servicebetrieb zu präsentieren (KG-act. 1 S. 19 f., 25, 44 ff.).

c) Der Lizenzvertrag zwischen der Klägerin und der I.________ sieht kei- nen Ausschluss des Klagerechts der Gesuchstellerin vor (vgl. KB 3 und 3a), weshalb ihre Aktivlegitimation gegeben ist. Ferner ist aus der Aufstellung WI- PO Global Brand Database ersichtlich, dass insbesondere die Wortmarken bzw. Wortbildmarken „Ducati“, „Desmo“ bzw. „Ducati Desmo“ und „Ducati

Kantonsgericht Schwyz 17 Scrambler“ geschützt sind (KB 13). Mangels Bestreitung als erstellt zu gelten hat der von der Klägerin vorstehend unter E. 2a behauptete Gebrauch diver- ser Logos und Schriftzüge durch die Beklagte (vgl. auch KB 14-19). Augenfäl- lig ist, dass im Aussen- wie im Innenbereich des Geschäfts der Beklagte di- verse Ducati- und Ducati Scrambler Logos gut sichtbar und an prominenter Stelle (z.B. grosse Tafeln im Aussenbereich und kleinere bei den Parkplätzen) angebracht sind (vgl. KB 14 und 15). Entgegenstehende Behauptungen, z. B. dass auch Motorräder anderer Hersteller verkauft und Dienstleistungen mar- kenunabhängig erbracht würden, fehlen. Aufgrund der auffälligen Präsentation im Aussenbereich und innerhalb der Geschäftsräumlichkeiten erscheint nach- vollziehbar, dass beim Publikum der Eindruck entstehen kann, die Beklagte stehe in einem besonderen Verhältnis mit der Markeninhaberin. Anders ge- sagt spricht die „Ducati-lastige“ (inkl. Ducati Scrambler) Gestaltung der Ge- schäftsräume gegen eine blosse Bewerbung des eigenen Angebots der Be- klagten bzw. es erscheint nicht plausibel, dass sich die Beklagte als Ducati- unabhängige Motorradhändlerin verstehen würde. Folglich ist der von ihr getätigte Markengebrauch als unzulässig zu werten. Somit ist der geltend ge- machte Verbotsanspruch auch gestützt auf das Markenrecht zu bejahen.

6. a) Die Klägerin verlangt zudem, dass das Urteil in den Medien zu publi- zieren sei. Nach Art. 9 Abs. 2 UWG kann, wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem Ge- schäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt wird, verlangen, dass eine Berichtigung oder das Urteil Dritten mitge- teilt oder veröffentlicht wird. Einen Publikationsanspruch – Mitteilung an Dritte oder die Veröffentlichung – kann nur geltend machen, wer im Sinne von Art. 9 Abs. 1 UWG durch unlauteren Wettbewerb bedroht oder verletzt wird. Der hauptsächliche Zweck liegt in der Beseitigung der Marktverwirrung, die als Folge der UWG-Verletzung entstand und die sich nicht allein durch Unterlas- sung- oder Beseitigungsklagen oder Leistung von Schadenersatz korrigieren lässt. Das schutzwürdige Interesse an der Publikation muss sich nach dem

Kantonsgericht Schwyz 18 Interesse an der Beseitigung der Marktverwirrung messen lassen. Dabei ist der Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu wahren (OFK Wettbewerbsrecht II- Heizmann, Art. 9 UWG N 41 ff.). Das Gericht hat die gegenseitigen Interessen der Parteien abzuwägen. Dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz kann insbe- sondere durch die Wahl des Publikationsmittels und eine zeitliche Einschrän- kung der Ermächtigung zur Urteilspublikation Rechnung getragen werden (BGer, Urteil 4C.101/2005 vom 2. Juni 2005 E. 2). Es bürgerte sich eine Pu- blikation im Umfang von einer Viertelseite ein. Vorausgesetzt ist, dass der massgebende Personenkreis damit auch wirklich erreicht wird. Die Kosten werden dem Verletzer überbunden (Spitz, in: Jung/Spitz [Hrsg.], Handkom- mentar zum Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2. A. 2016, Art. 9 UWG N 107 f.).

b) Die Klägerin macht geltend, die Urteilspublikation liege im Interesse der Kundschaft, also der Nachfrager von Ducati-Produkten, insbesondere beste- hender Kundinnen und Kunden und potentieller und zukünftiger Kunden der Beklagten, sowie auch der offiziellen Ducati-Konzessionärin in der Region. Diese müssten über die Täuschung aufgeklärt werden. Die Publikation sei auch deshalb notwendig, um anderen Händlern aufzuzeigen, dass die Kläge- rin bei unrechtmässigem Verhalten einer ehemaligen Konzessionärin rechtli- che Schritte einleite (Signal- und Publikationswirkung). Die Publikation in zwei lokalen Zeitungen und/oder Zeitschriften sei als Minimum zu betrachten, um die Nachfrager von Ducati-Produkten zu erreichen (KG-act. 1 S. 47).

c) Die Klägerin wurde, wie vorstehend unter E. 4 erörtert, durch unlauteren Wettbewerb verletzt, so dass ihr ein Publikationsanspruch zusteht. Es ist nachvollziehbar, dass sie ein Interesse daran hat, die Kundschaft und die offi- ziellen Ducati-Händler in der betroffenen Region über das Ergebnis des Ver- fahrens zu informieren und die Marktverwirrung zu beseitigen. Die Publikation in lokalen Medien stellt sicher, dass die Kundschaft in der Region erreicht wird. Ein Interesse ist aber auch insofern zu bejahen, als die Klägerin damit

Kantonsgericht Schwyz 19 anderen Händlern präventiv aufzeigen will, dass sie bei unrechtmässigem Verhalten nach einer Kündigung rechtliche Schritte einleitet. Die Beklagte machte keine entgegenstehenden Interessen geltend, so dass eine Interes- senabwägung nicht erfolgen kann resp. das Interesse der Klägerin als über- wiegend zu betrachten ist. Die verlangte viertelseitige Publikation in zwei loka- len Zeitungen und/oder Zeitschriften erscheint angemessen. Antragsgemäss ist die Klägerin daher zu ermächtigen, das Urteilsdispositiv in zwei lokalen Zeitungen und/oder Zeitschriften ihrer Wahl viertelseitig auf Kosten der Be- klagten zu veröffentlichen.

7. Lautet der Entscheid auf eine Verpflichtung zu einem Tun, Unterlassen oder Dulden, so kann das Vollstreckungsgericht insbesondere eine Strafdro- hung nach Artikel 292 StGB oder eine Ordnungsbusse bis zu 1000 Franken für jeden Tag der Nichterfüllung anordnen (Art. 343 Abs. 1 lit. a und lit. c ZPO). Kommt die unterlegene Partei ihren Verpflichtungen aus einem Ent- scheid nicht freiwillig nach, dient dessen zwangsweise Durchsetzung letztlich der Gewährleistung eines effektiven Rechtsschutzes (Kofmel Ehrenzeller, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar, Schweizerische Zivilpro- zessordnung, 3. A. 2021, Art. 343 ZPO N 2). Nachdem die Beklagte unterliegt und gemäss der als unbestritten zu geltenden Darstellung der Klägerin nicht auf die Aufforderungen zur Unterlassung der Markenbenutzung reagierte bzw. diesen nicht nachkam (KG-act. 1 S. 24 f.), erscheint die Androhung von Vollstreckungsmassnahmen gerechtfertigt. Antragsgemäss ist das Verbot da- her für jeden Tag der Nichterfüllung mit einer Ordnungsbusse von Fr. 1’000.00 sowie der Bestrafung der Organe der Beklagten nach Art. 292 StGB mit Busse im Wiederholungsfall zu verbinden.

8. Zusammenfassend ist die Klage gutzuheissen. Die Kosten des Haupt- verfahrens werden auf Fr. 4’000.00 festgesetzt und der Beklagten als unterlie- gender Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Diese hat die Klägerin für das Hauptverfahren zudem angemessen zu entschädigen. Nach dem auch für die

Kantonsgericht Schwyz 20 Führung von Zivilprozessen vor einziger Instanz massgebenden § 8 Abs. 2 GebTRA beträgt das Grundhonorar bei einem Streitwert von Fr. 50’001.00 bis Fr. 100’000.00 Fr. 3’300.00 bis Fr. 9’250.00. Innerhalb dieses Tarifrahmens bestimmt sich die Höhe des Honorars nach der Wichtigkeit der Streitsache, ihrer Schwierigkeit, dem Umfang und der Art der Arbeitsleistung sowie dem notwendigen Zeitaufwand (§ 2 GebTRA). Unter Berücksichtigung, dass die Klägerin lediglich eine einzige Rechtsschrift einzureichen hatte, diese aber relativ umfangreich war, die Schwierigkeit nicht über das Übliche hinausgeht und sich der Prozessstoff im Wesentlichen mit den Vorbringen im Mass- nahmeverfahren deckt, sowie die Streitsache angesichts der grundlegenden Bedeutung für das Vertriebsnetz der Klägerin als wichtig erscheint, ist die Ent- schädigung ermessensweise knapp unterhalb des mittleren Bereichs des Rahmens auf pauschal Fr. 5’000.00 festzulegen (inkl. Auslagen und MWST, vgl. § 2 Abs. 2 Satz 1 GebTRA);-

Kantonsgericht Schwyz 21 erkannt:

1. In Gutheissung der Klage wird der Beklagten unter Androhung von Ord- nungsbusse in der Höhe von Fr. 1’000.00 für jeden Tag der Nichterfül- lung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO sowie der Bestrafung ihrer Orga- ne nach Art. 292 StGB mit Busse im Wiederholungsfall verboten:

a. Die Bezeichnungen „Ducati F.________“ und „Ducati G.________“ bzw. „C.________ SA Ducati F.________“ und „C.________ SA Ducati G.________“ zu verwenden, unter anderem auf den Be- schilderungen und zur Kennzeichnung ihres Geschäftslokals im schriftlichen oder mündlichen Geschäftsverkehr, insbesondere auf Websites, in den sozialen Medien, in (elektronischen) Geschäfts- verzeichnissen oder bei der Entgegennahme von Anrufen;

b. die Marken „DUCATI“, „DUCATI DESMO“ und „DUCATI SCRAM- BLER“ sowie

c. die nachfolgend abgebildeten Marken/Logos und/oder

Kantonsgericht Schwyz 22 und/oder und/oder und/oder

Kantonsgericht Schwyz 23 und/oder und/oder und/oder und/oder im Geschäftsverkehr zu verwenden, (i) unter anderem auf den Be- schilderungen zur Kennzeichnung ihres Geschäftslokals im Innen- und Aussenbereich (insbes. Fassade, Parkplatz, Ausstellungs- raum, Werkstatt etc.), (ii) im Zusammenhang mit der Bewerbung, der Anpreisung oder dem Vertrieb von Motorrädern und/oder Dienstleistungen im Bereich der Motorradreparatur und -wartung, und (iii) zur Kennzeichnung ihrer Geschäftstätigkeit und ihres Un-

Kantonsgericht Schwyz 24 ternehmens im schriftlichen oder mündlichen Geschäftsverkehr, insbesondere auf Websites, in den sozialen Medien, in (elektroni- schen) Geschäftsverzeichnissen oder bei der Entgegennahme von Anrufen, insbesondere wie auf den folgenden Abbildungen: aa) bb)

Kantonsgericht Schwyz 25 cc) dd)

Kantonsgericht Schwyz 26 ee) ff) […] gg) […] hh) […]

2. Die Klägerin wird ermächtigt, das Urteilsdispositiv in zwei lokalen Zei- tungen und/oder Zeitschriften ihrer Wahl viertelseitig auf Kosten der Be- klagten zu veröffentlichen.

3. Die Kosten des Hauptverfahrens werden auf Fr. 4’000.00 festgesetzt und vom Kostenvorschuss der Gesuchstellerin (Fr. 10’000.00) bezogen. Die Gesuchsgegnerin wird verpflichtet, der Gesuchstellerin unter dem Titel Gerichtskostenersatz Fr. 4’000.00 zu bezahlen. Der Klägerin wird der Kostenvorschuss im Rest von Fr. 4’000.00 von der Kantonsgerichts- kasse zurückerstattet (das heisst abzüglich der Kosten für das Mass-

Kantonsgericht Schwyz 27 nahmeverfahren von Fr. 2’000.00 und das Hauptverfahren von Fr. 4’000.00).

4. Die Beklagte hat die Klägerin für das Hauptverfahren mit Fr. 5’000.00 zu entschädigen (inkl. Auslagen und MWST).

5. Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit Zustellung nach Art. 72 ff. des Bundesgerichtsgesetzes (BGG) Beschwerde in Zivilsa- chen beim Bundesgericht in Lausanne eingereicht werden; die Be- schwerdeschrift muss den Anforderungen von Art. 42 BGG entsprechen. Der Streitwert beträgt mindestens Fr. 100’000.00.

6. Zufertigung an Rechtsanwalt B.________ (2/R), die C.________ SA (1/GU) sowie nach definitiver Erledigung an die Kantonsgerichtskasse (1/ü, im Dispositiv). Namens der 1. Zivilkammer Der Kantonsgerichtspräsident Die Gerichtsschreiberin Versand 29. November 2022 kau